作者:德和衡(石家庄) 发布日期:2022-03-21 16:26:00
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涉案专利为某发明专利,其申请日为2011年6月1日,授权公告日为2013年6月12日,专利权人为A公司。
2015年5月5日,A公司作为甲方与B公司作为乙方签订涉案协议,包括以下内容:A公司(甲方)拟将涉案专利转让至B公司(乙方)。经甲乙双方商议达成如下协议:一、甲方同意将专利无偿转入乙方进行专利转化。二、乙方不得将专利转让任何第三方。三、甲方不得将专利核心技术秘密向第三方泄露或任何形式的转移。四、如今后乙方业务发展陷入困境,在濒临破产的情况下,应将该专利无偿转回给甲方。五、在专利转让后由于甲方原因导致专利无法正常使用,产生的一切后果由甲方承担。六、任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币壹佰万元整。七、甲乙双方在本协议签订后10日内至国家知识产权局办理完成专利转让有关事项。八、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交国家知识产权局备案用一份。
2015年6月24日,涉案专利的专利权人经核准变更为B公司。
2016年12月21日,涉案专利的专利权人经核准变更为案外人蔡某。
2017年6月9日,案外人C公司针对涉案专利权向国家知识产权局原专利复审委员会提出无效宣告请求。2018年9月28日,专利复审委员会针对上述无效宣告请求作出无效宣告请求审查决定,宣告涉案专利权全部无效,具体理由为涉案专利权利要求1-8不符合专利法第二十二条第二款或第三款的规定。
A公司起诉请求:1.解除A公司与B公司签订的《专利转让协议》;2.B公司返还已交付的全部技术资料、图纸;3.B公司支付A公司违约金100万元;4.本案诉讼费用由B公司承担。
B公司辩称:B公司股东刘某控制了B公司的公章及涉案专利,刘某在其他股东不知情的情况下私自将涉案专利转让给了案外人蔡某,B公司对此并不知情。
一审法院判决,驳回A公司的诉讼请求。
A公司不服,提起上诉,二审法院判决,撤销一审民事判决,B公司应于本判决生效之日起十日内向A公司支付违约金15万元。
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本案中,一审法院、二审法院均认定B公司擅自将涉案专利转让予第三方存在违约行为。但是,一审法院又认为在涉案专利已被宣告无效的情况下,仍请求判令B公司就将涉案专利转让予第三方而支付违约金,缺乏事实与法律依据,遂作出驳回A公司诉讼请求的判决。而二审法院却改判支持了支付违约金的请求,只是调整了违约金数额。可见,对于专利权被宣告无效后的相关法律后果,目前司法实践中还存在着不一致的认识。
一、关于专利权被宣告无效后相关法律后果的法律规定
专利法第四十七条规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”
二、对专利法第四十七条规定内容的理解与适用
专利法第四十七条明确了专利权被宣告无效后的相关法律后果,但仍需要探讨两个方面的问题:一是专利权被宣告无效前已经签订的专利实施许可合同或者转让合同的效力;二是宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任是否具有溯及力。
首先,关于专利权被宣告无效前已经签订的专利实施许可合同或者转让合同的效力。
《中华人民共和国民法典》第一百四十三条规定:“具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。” 《中华人民共和国民法典》第一百四十四条规定:“无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。”第一百四十六条规定:“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。”第一百五十三条规定:“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。”第一百五十四条规定:“行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。”专利权被宣告无效使得专利权许可或转让合同的标的不存在,使得合同客观上无法履行。但根据上述规定,专利权被宣告无效并非导致合同无效的事由,如果相关合同系当事人的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗,也不存在导致合同无效的其他事由,基于维护当事人意思自治以及促进交易的价值考虑,不能仅仅因为专利权被宣告无效而认定无效前已经签订的专利许可或转让合同亦无效。专利权被宣告无效对合同履行产生的后果应当是与专利权相关的义务履行不能,由于合同客观上无法继续履行,当事人可以主张解除合同,合同的权利义务终止。
其次,关于宣告无效的专利权对于尚未履行的违约责任是否具有溯及力。
专利权被宣告无效后,对于已经履行部分原则上具有溯及力,但考虑到专利授权的公信力,为了维护既有的社会秩序,对于已经作出并执行的专利侵权判决书、调解书、行政处理决定以及许可、转让合同原则上不具有溯及力。专利权被宣告无效时尚未履行的部分,是否一概不再履行,需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益,即专利权价值的对价,例如许可费、转让费、侵权损害赔偿等。对于这部分利益,由于专利权已经被宣告无效,权利人自然无权再要求继续履行。如果未履行部分涉及的利益并非专利权价值的对价,而是因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的损害,这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性,那么专利权人有权要求对方继续履行。
综上,专利权被宣告无效不影响无效前已经签订专利权许可合同或者转让合同的效力。无效前尚未履行的部分是否一概不再履行应当审查判断未履行部分是否系因行使专利权所直接获得的利益。许可费、转让费、侵权损害赔偿等系以专利权为基础的对价,专利权被宣告无效后未履行的不再履行。合同约定的违约金如果与专利权的价值并非直接对应,而是因违约行为给当事人造成的专利权价值以外的其他损失,非违约方有权要求违约方继续履行。
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本案中,一方面,《专利转让协议》第二条约定:“乙方不得将专利转让任何第三方”。第六条约定:“任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币100万元。”上述约定系双方当事人在签订专利转让合同时对各自权利义务作出的明确约定,不仅是对损害赔偿的事先约定,还具有担保涉案合同正常签订以及履行的功能。对于双方当事人自愿协商作出的上述权利义务安排,应当予以尊重和保护,不应基于涉案专利被宣告无效而导致上述约定也随之无效。
另一方面,涉案合同关于擅自转让专利应当承担违约金的约定具有独立于专利权价值的其他值得保护的利益。这种利益不仅包括专利权人对合同正常履行而产生的信赖利益、履行利益,也包括对B公司擅自违约而进行的惩戒。该违约金约定与专利权本身的价值并不具有直接对应性,而是为了约束当事人的行为,确保当事人严格按照合同约定履行各自的义务。
事实上,B公司实施擅自向第三方转让涉案专利时,涉案专利是有效的,B公司明知其不得向第三方转让仍然实施违约行为,理应承担相应的不利后果。否则,如果仅仅因为专利权事后被宣告无效而免除B公司本应承担的违约责任,将导致A公司对于合同正常履行的利益无法受到保护,也是对违约方的不当纵容。
因此,在涉案专利被宣告无效后,B公司与A公司签订的《专利转让协议》仍然有效,B公司仍应就其于涉案专利无效前擅自向第三方转让涉案专利的违约行为承担相应的违约责任。
作者:李国聪律师